기사검색

[이슈] 중국 상표소송 역사상 최초 53전 53승... 지심특허 유성원 변리사

가 -가 +

특허뉴스 이성용 기자
기사입력 2020/04/01 [16:10]

 

해외 각국에서 우리기업 상표가 무단선점된 것으로 의심되는 사례가 증가하고 있다. 특허청이 지난 10월 밝힌 실태조사 결과 총 62개국에서 1,140건의 의심사례가 발견되었다.

 

업종별로는 전자·전기(361, 31.7%), 화장품(121, 10.6%), 식품(103, 9.0%), 프랜차이즈(100, 8.8%), 의류(82, 7.2%) 업종 순으로 많이 나타났다.

 

이러한 가운데, 최근 중국에 많이 진출해 있는 화장품, 요식업 분야에서 상표권 분쟁 승소가 두드러진다.

의료 화장품 제조업체 A, 보쌈 전문업체 B, 피자 프랜차이즈 업체 C등이 대표적인 사례이다.

이들 기업의 승소원인을 분석해보면 공통점이 있다. 상대방이 상표 브로커임을 입증하여 승소의 결과를 이끌어 낸 것이다.

 

중국 상표당국은 ‘171월 상표 브로커에 대한 심사기준을 정비해, ‘출원인이 대량의 상표에 대한 권리를 획득한 후, 실제로 사용하지도 않고, 적극적으로 상표매입을 권유하고 양도 수수료를 요구하는 경우등은 사용의사가 부족한 것으로 판단해 무효를 선고할 수 있도록 한 것이다. 이러한 기준은 출원단계의 이의신청에도 그대로 적용되고 있다.

 

때문에 중국에서 상표가 선점된 경우 우선 상대방이 상표 브로커임을 의심해볼 수 있다. 이들 기업들은 상대방의 중국내 출원현황과 영업현황을 분석하여 정상적인 영업수요에 비해 과도하게 출원했는지, 고의로 상표를 모방하였는지, 양도수수료를 요구했는지 등을 입증하여 승소를 이끌어 낼 수 있다.

[편집자 주]

 

한국 기업들의 브랜드를 무단으로 중국에서 선점해 우리 기업들의 중국 진출을 괴롭히는 중국 상표브로커의 문제를 법적으로 완전히 제압할 수 있는 길이 열리고 있다.

 

권리를 획득한 해당 국가에서만 효력이 발효되는 속지주의라는 지식재산권법의 대원칙 상, 한국에서 상표권 등록을 했다고 하더라도, 타국가에서는 권리 보호를 받지 못하기 때문에 반드시 진출하고자 하는 국가에서도 상표권 등록을 해야 한다.

 

특히, 우리와 교역량이 가장 많은 국가인 중국에서 한국 드라마, 예능 등 한국 콘텐츠가 큰 인기를 끌자, 한국기업의 F&B 프랜차이즈, 화장품, 패션 브랜드 등이 대량으로 악의적인 중국 상표 브로커들에게 중국 상표권을 선점당하는 문제가 몇 년 전부터 발생하고 있다.

 

 

하지만, 그간 국내의 상표권 분야 전문 변리사들조차도 중국에서의 상표권 선점 문제는 법률적인 대응으로는 해결하기 어렵다는 입장이었고, 실제로 상표브로커들이 보유한 상표를 대상으로 무효심판을 제기하여도 패소하는 경우가 대부분이었다. 때문에 일단 중국에서 상표권을 선점당한 것을 인지하면, 해당 브로커와 협상을 통해 좋은 가격으로 사오는 것이 가장 좋은 대안이라는 의견이 많았다.

 

하지만, 중국 내에서도 상표권 선점의 문제는 심각한 문제로 인식되고 있다. 이에 따라 2014년부터 중국 상표국의 정책도 조금씩 변화되고 있었다. 중국 상표 무효심판을 담당하는 중국 상표평심위원회와 중국 지식재산전문법원의 판례들도 조금씩 악의적 상표브로커에 의해 선점된 상표권에 대해서 제재를 가하는 취지의 결과들이 나오고 있다.

 

2017년 한국 외식 프랜차이즈 업체 8개 기업이 모여 중국의 유명 상표브로커를 상대로 공동으로 무효심판을 제기하였는데, 개별적으로 심판을 제기했으면 승소 가능성이 매우 낮을 것으로 예상되었던 사건이 8건 모두 승소 판결이 나오면서, 중국 상표브로커에 대한 법률적 대응의 실마리가 보이기 시작했다.

 

한편, 이러한 결과를 주목하여 특허청은 중국 상표브로커로 인한 피해기업 지원을 위해 2018년도에 추진한 중국 상표브로커에게 상표권 선점 피해를 당한 기업들을 대규모로 모집하여, 대규모 지재권 분쟁 공동대응 지원사업을 진행했다.

 

▲ 지심특허법률사무소 유성원 대표변리사     ©특허뉴스

대규모 지재권 분쟁 공동대응 지원사업은 중국 지식재산분야 전문으로 알려진 지심특허법률사무소(대표변리사 유성원)가 수행기관으로 선정, 53개 기업을 대리하여 53전 전승의 놀라운 성과를 이루어냈다.

 

이들 53개 기업들은 중국 내 주요 상표브로커(5)로부터 피해를 입은 프랜차이즈인형의류화장품 등 총 4개 업종의 우리 중소기업들이었다.

이들 53개 기업을 대리한 지심특허법률사무소는 중국 상표브로커가 대량으로 선점하고 있는 상표들을 심층조사분석한 후 공동탄원서 제출, 병합심리 등과 승소를 위한 논리와 전략을 개발, 특히 브로커의 악의성을 입증하는데 주력하여 브로커 자체에 대한 정보 뿐만 아니라, 브로커가 설립한 자회사의 지배구조, 브로커의 SNS활동, 인터넷쇼핑몰 등에서의 판매활동을 심층 분석하여 중국 법원이 해당 권리자가 악의적 브로커라는 것을 인정하는 판단을 이끌어냈다.

 

그 결과, ‘199월부터 승소결과를 얻기 시작하였으며 총 53건의 상표권 분쟁에서 53건 전부 승소라는 결과를 얻었다.

 

그 동안 우리 기업은 중국 시장에서 인지도가 상대적으로 낮은 경우가 많아 브로커 선점상표를 무효시키기 어려웠다. 하지만, 최근 중국 정부의 상표브로커 근절 의지에 따라 2017년에 발표된 중국 상표 심리기준의 변화, 중국 지식재산전문법원 및 최고인민법원의 최근 판례들을 정밀하고 심도 있게 분석하여 무효심판에서의 승소 전략과 논리를 만들어낸 것이 주요한 승소 이유로 꼽을 수 있다.

 

 

특히, 동일 브로커의 피해기업들이 협의체를 구성하여 공동대응하는 방식은 상표브로커의 악의성을 보다 용이하게 입증할 수 있고, 공통의 자료를 활용할 수 있어 비용도 절감되며 기업 간 노하우를 공유할 수 있어 지재권 분쟁대응 역량을 높인 것으로 보인다.

 

또한, 최근 중국 상표 심리 기준을 살펴보면, 타인의 상표를 진실한 사용의사 없이 대량으로 선점하는 경우에 중국 상표법 제44기타 부정당한 수단으로 획득한 상표라고 해석하고 있는데, 이러한 공동대응을 통해 중국 상표국에 특정 상표권자가 악의적인 수익을 목적으로 하는 상표브로커라는 것을 인식시켜 중국 상표국의 블랙리스트에 등재시킬 수 있다는 점에서 그 의미가 크다고 할 수 있다.

 

최근 들어 한번 중국 상표국의 블랙리스트에 등재되면, 해당 브로커에 의한 이후의 출원은 별도로 대응을 하지 않더라도 중국 상표국에 의해 자동으로 거절되는 것도 발견되고 있다. , 무효심판에서 강력한 논리와 입증으로 악의적 상표브로커라는 인식을 명확하게 심어주게 되면, 중국 내에서 상표브로커의 선점 활동을 크게 위축시켜, 1~2년 뒤에는 브로커의 활동 자체가 소멸되는 현상들이 관찰되고 있다.

 

실제로, 2017년부터 패션분야 한국 브랜드를 집중적으로 선점하며 한국 기업의 디자이너 브랜드들에게 큰 피해를 안겼던 석가장oooo유한공사의 경우 위 53건의 대규모 공동소송의 승소결과가 나오기 시작한 2019년부터 신규 상표선점 활동이 급격하게 축소되어, 현재는 거의 활동이 소멸되었다고 할 수 있는 정도가 되었다.

 

현재도 중국에서 신규 상표브로커는 계속 나오고 있다. 한국 기업들의 이러한 연합 대응을 통해 그간 악의적 상표권 선점 때문에 중국 진출이 지연되거나 좌절되었던 문제들이 해결될 수 있을 것으로 기대된다.

트위터 페이스북 카카오톡 카카오스토리 band naver URL복사

지심특허,유성원,상표,상표선점,중국상표,무단선점,상표브로커 관련기사

최신기사

URL 복사
x
  • 위에의 URL을 누르면 복사하실수 있습니다.

PC버전 맨위로

Copyright ⓒ 특허뉴스. All rights reserved.